上海商业秘密律师：商业秘密侵权诉讼纠纷应对

上海商业秘密律师：商业秘密侵权诉讼纠纷应对（精选4篇）

上海商业秘密律师：商业秘密侵权诉讼纠纷应对 第1篇

上海商业秘密律师

商业秘密侵权诉讼纠纷应对策略

（作者：乐音果律师 上海骏丰律师事务所）

作为商业秘密侵权诉讼的被告，通常是毫无预兆和防备的情况下突然收到法院的传票、民事起诉状、帐号财产被冻结查封的民事裁定书，诉讼请求经常高达百万，还有停止侵权的诉讼请求，因此被告若为规模不大、对所诉商业秘密依赖过高或经济并不宽裕的企业，一个案子的胜败甚至直接关系企业的存亡。

如何应对这突然而至的商业秘密诉讼？

与其他普通民事诉讼纠纷一样，商业秘密侵权诉讼纠纷如何应对，取决于原告的诉讼方向和思路，应诉之前，被告要慎重分析原告的诉讼思路，然后有针对性地制定有效的应诉方案。

【临阵不乱】

作为被告企业或个人不必过于紧张，要认识到原告起诉到法院，符合立案条件的，法院必须要立案，并向被告发送传票等法律文书。但是法院立案并不代表法院对其诉讼请求已经初步认可，立案仅代表原告的起诉仅具备了可以受理的形式要件，至于原告是否会胜诉，仍要经过开庭审理后判决，也不排除原告是恶意诉讼，所以不必过于紧张。如果企业或个人完全没有侵权的恶意，也没有实施所诉的侵权行为，从常理上就能得出不会侵权的结论，则原告的诉讼胜诉的可能性则更低。如果企业或个人确实存在所诉侵权行为，那么，只要应对得当，也会将败诉的损失降低到可以承受的程度。

【分析原告诉讼思路】

作为商业秘密诉讼的原告代理律师，通常接案后会从以下几个方面着手：

1、调查取证，证据保全。

一般来说，涉及经营秘密的，比如客户名单，取证的方向是被告正在来往的客户情况、和跳槽人员的社保、税单等能证明劳动关系材料和是否存在侵权行为等。涉及技术秘密的，比如设计图纸，取证的方向是设计图纸的秘密性、原被告图纸的一致性和是否存在侵权行为等，涉及损失赔偿的，原告还要搜集原告实际损失的证据或被告因此获利的证据。

2、立案时诉讼保全。

诉讼保全是知识产权诉讼经常用到的手段，原告运用诉讼保全的目的不完全是保证判决的履行，有时是为了要挟被告妥协，通常企业的资金都比较紧张，突然将企业的资金冻结，有些企业则不战自败，以支付巨额赔偿金换取资金的周转。对于诉讼保全的启动，法院是被动执行的，也就是说只要原告方提出申请且提供了担保，法院必须采取保全措施。

3、提起巨额赔偿和停止侵权诉讼请求。

因为如果侵权成立，那么涉及赔偿的计算通常有几种，一是按原告的损失，二是按被告的得利，如果都不能证明，那么三是由法院酌定。对前两种的举证，原告通常是不自信的，有时还是寄希望于法院的酌定。原告常常有这样的心理，诉得越多法院酌定的就越多，所以经常知识产权的诉讼有上百万的赔偿请求。

停止侵权的诉讼请求对于那些对涉诉秘密过于依赖的企业也很致命，原告通常也借助这

个而索求更多的赔偿或干脆转化为技术转让合同收取转让费。

4、力争胜诉。

从举证的角度来说，商业秘密侵权诉讼原告的胜诉难度大于被告，原告的承担的举证责任多而具体，原告需要举证的基本事实有：所涉秘密具有秘密性、保密性和价值性；被告所用秘密与原告商业秘密的一致性或实质相同；被告用非法手段获取原告的商业秘密或非法使用披露；原告因此造成的损失或被告因此而获得的利益数额。

5、诉讼调解。

这个要看诉讼的目的，有些企业诉讼的目的就是要赚一点转让费或赔偿费，迫于举证难度，如法院调解通常也能接受。有些企业虽然自知商业秘密侵权不成立，为了打击报复跳槽者，利用官方的关系，以行政或刑事的手段给被告方施压，以获取调解赔偿，这个就很无耻了，被告应早咨询律师，以便把握尺度，有理有据有力的予以反击。

【被告制定应对方案】

诉讼如战争，不仅要知彼知己而且要因敌制胜。

针对原告上述诉讼思路，被告逐一应对。

1、针对原告的调查取证及证据保全。

因为原告的调查取证和证据保全，通常发生在起诉之前，被告毫无防备，因此被告应在企业的规章制度和日常管理中提前防范和规避法律风险。

a、企业建立严密的商业秘密保护制度。

从日常安保、网络安全、员工的保密教育、商业秘密接触范围限制、档案管理和垃圾处理等方面，加强防范。这样既可以保护自己自有的商业秘密，还可以让企图混入企业取证的原告方或调查公司无从下手。但是这样也不是绝对安全的，因为工商、公安等行政司法机关可以强制检查、搜查和保存证据。因此还应进一步防范。

b、员工入职审查。

实践中，企业商业秘密纠纷主要是来自于跳槽人员的携带。那么入职的时候，企业如果想避免使用涉及商业秘密侵权的技术或信息，应注意对员工的审查，避免事后纠纷麻烦。但是实践中，一个携带着珍贵的客户信息或技术资料的员工，企业是求之若渴的，以此拒绝员工不太现实，除非企业不需要。如果，让员工承诺其技术或信息不侵权，并签下保证书，可以转移风险给员工，但是似乎不够仁义。那么企业应当对使用侵权的商业秘密存在的法律风险有清楚的认识，并要预判一旦涉案的后果和代价，做出取舍。笔者作为律师当然不支持企业违法行为，笔者曾代理过一个案子，本来对取证不抱希望，后来证据保全时，竟然在被告公司的办公桌上找到侵权的有着原告签名印章的设计图纸，被告不仅犯了违法的错，还犯了愚蠢的错。

c、保存研发证据或反向工程的证据。

反向工程抗辩是被告重要的抗辩理由之一，即如果一项技术，被告可以通过反向工程的方式取得，则其取得是合法的，不构成侵权。但是，被告方必须意识到，并不是可以用反向工程取得的技术，就一定不构成侵权。怎么理解？笔者看过这样的判决，尽管被告主张原告的技术可以通过反向工程取得，但被告无证据证明其实施过反向工程，被告对其取得的原告的技术，不能证明其合法的来源，因此认定构成侵权。因此，被告在实施反向工程时，应保存有效的证据，证人、记录、数据、录音录像等，以防不测。

d、注意法庭技巧。

在庭审过程中，被告自认的事实，原告是无需举证的。这点，专业的律师做的比较好，没有诉讼经验的被告，有时败诉于在法庭上的一句不恰当的自认。

2、针对原告立案时的诉讼保全。

比如原告诉被告及跳槽员工商业秘密侵权，诉讼请求停止侵权，赔偿经济损失100万元。这个案子，可能会存在三个判决结果：

a、不构成侵权，驳回诉讼请求；

b、构成侵权，法院酌定判决赔偿20万（酌定数额视案情而定），停止侵权；

c、构成侵权，判定支持原告的全部诉讼请求，即赔偿100万，停止侵权。

通常，a和b的可能性最大，c的可能性最小。但是原告起诉时，申请财产保全是按诉讼请求来申请的，那么保全冻结的资金为100万。如果最终判决后，判决结果是a或b，那么原告申请冻结被告100万的资金就涉及侵权了。理论上来说，被告有权就此造成的损失向原告方索赔，但实践中鲜有案例。为什么呢？这仍然涉及举证的问题，怎么证明被告企业因原告错误保全造成的损失，这些损失是否有因果关系？仍然处于举证困难的困境。

但是被告应有所准备，比如，被告企业与客户已经签约，被告企业应付款的时候，原告申请法院查封了被告的帐号，导致被告付款不能而违约，客户因此索赔，被告赔偿后所支付的赔偿金或违约金，理论上可以视为原告错误查封给被告造成的经济损失。同理类推，只要被告精心搜集证据，完全可以反击原告的恶意诉讼查封。被告可以在收到查封裁定时，书面向原告警告和明示其错误查封可能会承担的赔偿责任，庭审时亦可强调要求解封或降低冻结金额，判决后即可启动维权程序。

3、针对原告提起的巨额赔偿和停止侵权诉讼请求。

如上所述，原告的巨额赔偿请求是有水分的，但是会给被告造成沉重的心理负担，这个也是为什么原告商业秘密律师的律师费要低于被告商业秘密律师的律师费的原因，是因为原被告的心理状态不同，被告律师是受命于危乱之际，原告律师是明知赔不了那么多不好意思收太多。

但是，如果原告能保全了被告的账册，或能准确证明被告侵权得利的，诉讼请求的赔偿金额是有可能会支持的。所以被告仍应积极应对，去瓦解原告的进攻。

原告停止侵权的诉讼请求，对于过于依赖所涉的商业秘密的企业，可能是灭门之灾。因为一旦败诉，则不能再适用该项技术或客户信息，如果企业没有其他的运营模式，只能关门。被告除了在诉讼中极力争取胜诉外，在企业管理中也应有全局意识，对某一渠道或技术不能过于依赖。如果别无他路，与原告谈判技术转让或许可也不失为权宜之计。

4、诉讼中力争胜诉。

商业秘密侵权纠纷的诉讼和取证是一项技术含量很高的技术活，需要经验和法律理论的扎实。我们可以从原告容易败诉的方面来寻找被告的胜诉的机会。

【原告败于商业秘密的定性】原本不属商业秘密的却以商业秘密的案由起诉以至于败诉。我曾代理过一个案件，原告方是一网络公司，其一掌握其网站运作的员工跳槽至另一网络公司，根据保密协议，网站的结构、运行模式、版式和模版属公司的商业秘密，员工不得泄漏，但员工跳槽后新公司网站与原告网站实质性相同。然后原告代理律师以侵犯商业秘密为由起诉，法庭上笔者指出，尽管保密协议中把网站的结构、运行模式、版式和模版约定原告公司的商业秘密，但是该信息无秘密性，任何人点击网址即可轻松获取，不属商业秘密性质。后来原告自然败诉。其实原告完全可以以侵犯著作权或不正当竞争为由起诉，但是坚持以商业秘密的案由起诉败诉是必然的。当然这个是一个比较容易辨别的案例，有些案件更为复杂。有的企业把一些搜集来的技术当宝一样藏着，或者有些技术毫无秘密性，有些技术虽自行研发且有价值但是公司却没有采取保密措施，等等，这些都会让技术或信息失去商业秘密的性质，或者这些技术原本就不是秘密，无论企业如何保密也不会改变它的性质，以商业

秘密起诉自然会败诉，但是这样的诉讼却屡见不鲜。企业应有专业知识产权律师在日常企业管理中对企业的知识产权管理进行管理、鉴别和优化。

【原告败于未提交商业秘密的载体】根据法律规定，商业秘密权利人提起诉讼的应当提交商业秘密的载体。实践中因未提交商业秘密的载体而败诉或放弃保护的有各种原因，有的是疏忽认为现有证据已经包含；有的是担心二次泄漏。关于商业秘密在诉讼过程中的二次泄漏的防范确实是一难题，有的原告干脆就放弃了提供商业秘密的载体，以防被告通过诉讼再次获取更多的信息，根据诉讼法，证据要经过双方的质证才能作为的认定事实的依据，而在认定是否构成侵权的过程中必然要比对双方的信息或技术是否相同或实质相同，而这种比对有必然造成对方获取己方的商业秘密，这个是个难题，程序制度尚待完善，在庭审中应谨慎避免。

【原告败于商业秘密鉴定】 商业秘密鉴定是对所诉商业秘密的内容是否具有非公知性和同一性由专家进行鉴定，如上所述非公知性鉴定是对系争信息技术是否属于秘密，或者是否为相关公众所知由专家进行鉴定，而同一性鉴定是对原被告所持系争信息技术内容是否一致或实质性相同，这些鉴别有些是可以经法庭质证后法庭可以认定，而有些因过于专业则有赖于专家出具鉴定意见。如同很多专利诉讼中，专利被最终确认为无效一样，很多所谓的商业秘密因经鉴定不具备商业秘密的构成要素而不以商业秘密来保护，原告自然会败诉。

【原告无法提供被告侵权行为的证据】或者说原告无证据证明被告是否采用不正当手段。在实践中，商业秘密民事侵权案件一般是按：接触+相似—合法来源 的侵权推定规则来认定是否构成侵权，作为原告方需对被告采取的不正当手段进行举证。实践中这个是有难度的，因为谁都不会光明正大的干坏事，或者干坏事还故意留下些证据。但是原告对被告接触过商业秘密举证还是难度不大的，比如曾经有过合作洽谈或原告技术人员直接跳槽到被告等，均可视为被告接触的证据，或足以证明有很高的盖然性。那么作为被告，证明自己无辜最有力的方法是证明该信息技术有合法的来源，比如来源于技术贸易、知识产权投资、反向工程等合法行为。

等等，如上所述，在一个商业秘密侵权诉讼中，被告或被告的代理律师，很难在各个环节做到完美，而对方不完美的地方，就是被告要进攻反击的方向。

5、诉讼调解

被告如何应对诉讼调解，取决于案件本身，被告及代理律师应对案件的判决结果有个尽可能客观的预判，结合一旦败诉后的结果，应诉之前就应有个灵活可操作的调解方案，原则是调解的方案应优于判决结果，否则毫无意义。如果是迫于帐号被冻结而妥协调解，企业则很容易吃闷亏，如此不如想想提供新的担保或另行筹资运转，或干脆反击其错误的保全查封。

【结束语】

商业秘密诉讼中，对商业秘密侵权赔偿的计算也是争议的焦点，但是各案各有不同，笔者将另文阐述，本文不再赘述。应对商业秘密侵权诉讼，除懂得必要的技术知识外，诉讼的经验和技巧有时起决定性作用，我国这方面的法律规定及诉讼程序并不完善，而专注这方面的律师也少之又少，致使原告维权难度倍增。但是作为被告来说，这些恰好给被告带来更多的胜诉机会。若被告确实实施了侵权，而原告因上述因素而败诉，这个就是法制之不幸了。

作者：乐音果律师 上海骏丰律师事务所合伙人，知识产权部主任。（电话：021-51871590手机：***）2011年12月14日于浦东 转载请标明作者和联系方式，侵权必究。

上海商业秘密律师：商业秘密侵权诉讼纠纷应对 第2篇

法定代表人：陆社本，董事长。

委托代理人：余利强，广东省南海市富士宝家用电器有限公司总经理。

委托代理人：韩晓东，广东省佛山市东城律师事务所律师。

被告：广东省南海市家乐仕电器有限公司。

法定代表人：潘应明，总经理。

委托代理人：肖文聪，广东省南海市丰源律师事务所律师。

委托代理人：吴帮基，国家专利复审委员会退休干部。

原告广东省南海市富士宝家用电器有限公司（以下简称富士宝公司）因与被告广东省南海市家乐仕电器有限公司（以下简称家乐仕公司）发生专利侵权及侵犯商业秘密纠纷，向广东省佛山市中级人民法院提起诉讼。

原告诉称：被告利用我公司的商业秘密，向我公司的销售网络中销售其仿冒我公司专利生产的电热开水瓶，侵犯了我公司的专利权和商业秘密。请求判令被告停止侵权，销毁侵权产品、半成品及模具；赔偿损失200万元；赔礼道歉，消除影响；并承担本案的全部费用。被告辩称：

1、我公司拥有自己的专利。该专利与原告的专利既不相同也不近似，不构成对原告专利的侵权。

2、原告的专利是抄袭他人的产品和已有技术得来的，已被多人向国家专利复审委员会提出撤销请求，其中包括我公司。现在，国家专利局正在对原告的专利进行审查，法院应当中止审理本案。

3、原告的销售网络在其每个产品的保修卡上均可以找到，是公开的。原告的诉讼请求无理，应当驳回。

佛山市中级人民法院经审理查明：

1996年8月12日，原告富士宝公司向国家专利局提出外观设计专利申请，1997年5月14日被公告，5月21日被授予外观设计专利权。专利公报载明的专利保护范围是：本专利主视图所表示的电热开水瓶外观设计为直立式。上部的储水瓶外形为透明的头盔形，通过透明储水瓶可见到内有一圆柱形净化器，净化器后面竖立一条圆管状的排气管。从储水瓶前部与圆柱形的瓶体上端是半圆弧状的凸檐，凸檐上有两个小圆形保温、加热指示灯，下面有一心形的出水开关；从立体图看瓶体正面，两侧向内凹的曲面，瓶底下部有一条平行线，底前有一凸出的三个半圆弧形花瓣式的接水盘，其内为竖条图案；后视图可看到储水瓶上部心形盖子的形状，盖子边缘有4个长方孔，底座上面右侧设计了竖向长条状的电源开关和电源接线孔；右视图所表示的瓶体置于储水瓶的凸檐即“头盔”帽檐的后边，凸檐的整体形状为近似帽檐状，檐尖略低，与瓶体形成60度角，表面可见到指示灯，底座与接水盘连为一体。被告家乐仕公司生产的电热开水瓶与原告富士宝公司的外观设计专利相比较：

1、被控产品与专利产品为同一类。

2、被控产品的储水瓶与专利产品的储水瓶均是头盔形的透明体，两者的视觉形状近似。

3、被控产品瓶体的形状与专利产品的瓶体形状相近似。

4、被控产品的瓶体凸檐设计与专利产品的瓶体凸檐设计相近似。

5、中间指示灯的设计位置相近似。二者区别在于：

1、被控产品的顶部为非透明材料制作的水盖；接水盘、净化器、出水开关与专利产品不同。

2、被控产品的瓶体有装饰图，专利产品的瓶体没有装饰图。经征求双方当事人的意见后，法院依法委托中华全国专利代理人协会专家委员会对于两种是否相同或近似的问题进行了技术鉴定，结论是：家乐仕公司生产的G D 601、G D 602电热开水瓶与富士宝公司963084275外观设计专利相近似。

原告富士宝公司多年来投入资金、人力和物力，通过采用一系列的营销、奖销、回扣等方法，在全国各地建立了沈阳天虹电器经销部、北京天河物资供应站、山东淄博联华百货站等83个一级经销单位；北京怀柔县百货大楼、北京房山县商业大楼等500个二级销售网点，形成了一个较大规模的销售网络。富士宝公司对上述经营信息采取了相应的保密措施，包括对知悉公司销售网络的销售人员经常进行保密教育，明确保密义务，并制订员工手册，注明

“对公司的业务秘密、技术资料以及工作会议记录等均视为商业秘密，不得向外泄漏，违者受到严肃处理”。富士宝公司的专利产品1996年的销售额是1亿元，1997年为6831万元。被告家乐仕公司的法定代表人潘应明于1991年任富士宝公司的销售员，1995年任销售部经理，1997年6月辞职离开富士宝公司。潘应明辞职前，已向工商行政部门申请注册了家乐仕公司。同年7月，家乐仕公司向国家专利局提出电热开水瓶外观设计专利申请，8月开始生产G D 601、G D 602电热开水瓶，10月投放市场。经佛山市会计师事务所对家乐仕公司的财务账册审计后查明，家乐仕公司于1997年11月、12月开始向富士宝公司的销售网络中销售自己的产品，计有武汉商海电器有限公司、吴江市明炀工业品有限公司、常州双百日用电器有限公司、常州日用小商品批发公司、荆沙市百货集团股份有限公司、无锡中百集团股份有限公司、吴江市中天工贸有限公司等单位。这些单位均处于富士宝公司的销售网络中，其中部分单位为富士宝公司至今尚未公之于众的秘密客户。仅从家乐仕公司不完整的帐目上统计，该公司从1997年10月至1998年3月生产被控电热开水瓶69 882个，销售66498个。该公司每销售一个产品的税后纯利润为1536元。

另查明：被告家乐仕公司对原告富士宝公司的专利，曾向国家专利复审委员会提出无效申请，国家专利复审委员会不予受理，原因是已有他人对富士宝公司的专利提出撤销申请。1998年6月23日，国家专利局经过实质审查后，驳回了撤销专利申请，维持了富士宝公司的专利。

被告家乐仕公司于1998年3月30日向法院提交了专利证书和上缴专利年费发票各一份，经查均系伪造。家乐仕公司还伪造专利公报一份，将公告发文日期改为1998年4月3日，专利号改为97312251X，专利权人改为广东南海家乐仕电器有限公司，专利代理机构改为中华人民共和国专利局，专利产品名称改为电热开水瓶，并自行增加简要说明部分。当法院对家乐仕公司的行为予以训诫后，家乐仕公司于1998年9月4日交来一份检讨书，承认了自己的错误，并交来其依法获得的专利证书。该专利的申请日期为1997年7月24日，授权日为1998年7月3日。

原告富士宝公司为本案支付律师费2万元、调查费2105520元，共计4105520元。

上述事实，有原告富士宝公司和被告家乐仕公司的营业执照、专利证书、专利公报、国家专利复审委员会不予受理通知书、国家专利局维持富士宝公司专利审查通知书、富士宝公司销售网络、经营信息、客户名单、维修卡、营销方案、回扣计算方法、回笼资金贴息比例、年终返利标准、员工手册、通知、会议记录、家乐仕公司提交的假冒专利证书、伪造的专利公报、审计报告、专利技术鉴定书、销售发票、证人证言及当事人陈述等证据证实。佛山市中级人民法院认为：

原告富士宝公司依法被授予外观设计专利权后，国家专利局又对该专利进行了实质审查，明确维持了该专利，驳回了对该专利提出的撤销请求。故被告家乐仕公司对富士宝公司的专利以其是已有技术为由提出的抗辩，本案不再重复涉及。双方当事人对同一类产品都享有专利权的侵权纠纷，人民法院根据《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第九条规定的先申请原则进行审理，以确认是否存在侵权问题。家乐仕公司以自己也有专利权为由要求驳回富士宝公司诉讼请求，理由不能成立。专利法第十一条第二款规定∶“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、销售外观设计专利产品。”第五十九条第二款规定∶“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。”外观设计专利产品，以其主视图、左视图和右视图为重要部位。家乐仕公司生产、销售的G D 601、G D 602电热开水瓶与富士宝公司的专利产品对比，其接水盘、净化器出水开关、瓶盖、瓶体的正面形状、瓶体装饰图上和储水瓶前部“头盔”弧面两侧的对称部位有所不同，但这都属于局部的、次要部位的差异，且给人的视觉差别并不显著。对两个产品的重要部位进行对比和整体观察，二者的外观设计容易使普通消费者在视觉上产生混淆，应该被认定为相近似，家乐仕公司生产和销售的G D 601、G D 602电热开水瓶构成对富士宝公司专利的侵权。

原告富士宝公司对自己的销售网络、客户名单等经营信息采取了相应的保密措施。多年来，这些经营信息给富士宝公司带来一定的经济效益，使该公司具有较强的竞争优势。依照《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称反不正当竞争法）第十条第二款的规定，该经营信息是富士宝公司的商业秘密。为了给消费者提供维修便利，富士宝公司虽然将自己的部分客户名单在保修卡上公开，但其他客户的名单尚未解密。被告家乐仕公司的法定代表人潘应明在富士宝公司工作期间掌握了该公司的商业秘密后，明知这些商业秘密是该公司经过长时间的投入才得来，该公司与其员工订有保密的约定，却辞职自行办厂，并违反与富士宝公司的保密约定，将其掌握的富士宝公司商业秘密提供给家乐仕公司。家乐仕公司利用这些信息从事销售活动，以至在短时间内就获取了高额利润。这种行为正是反不正当竞争法第十条第一款第（三）项所禁止的不正当竞争行为。依照反不正当竞争法第二十条的规定，家乐仕公司对侵犯富士宝公司的商业秘密给该公司造成的损害，应当承担赔偿责任。

综上，佛山市中级人民法院于1998年9月2日判决：

一、被告家乐仕公司自本判决生效之日起立即停止生产、销售G D 601、G D 602电热开水瓶，并在本判决发生法律效力之日起三日内销毁G D 601、G D 602电热开水瓶侵权产品的模具。

二、被告家乐仕公司在本判决生效后十日内一次性赔偿原告富士宝公司经济损失人民币102140928元、律师费2万元、调查费21 05520元，共计1 062 46448元。逾期支付按中国人民银行同期贷款利率加倍支付迟延履行金。

三、被告家乐仕公司在本判决生效后十日内，在《南方日报》上书面向原告富士宝公司公开赔礼道歉（其内容经本院审定），消除影响。

四、被告家乐仕公司在本判决生效后二年内不得利用原告富士宝公司的经营信息、销售网络销售与富士宝公司专利相同类的产品。

案件受理费23020元，保全费1020元，审计费、鉴定费23万元，共计47040元，由被告家乐仕公司负担。

第一审宣判后，家乐仕公司不服，向广东省高级人民法院提起上诉。主要理由是∶

1、原审判决依据的《中华全国专利代理人协会专家委员会技术鉴定书》和佛山市会计师事务所的《审计报告》都是在开庭审理后由合议庭指定的有关部门作出的，没有经过庭审质证就直接作为本案证据，违反了程序法的规定。

2、上诉人生产的电热开水瓶，其贮水盅、贮水盅盖把、壳体、壳体的前柱面、壳体上部设有出水嘴的部位、接水盘、取水开关等，都与被上诉人的专利产品有本质区别。上诉人的产品也能获得专利权，就证明这两个产品不相同也不相近似。

3、佛山市会计师事务所的《审计报告》，以生产数量和纯利润作为计算上诉人的非法收入，将上诉人应得的部分也赔偿给被上诉人，既不符合事实也没有法律依据。现上诉人自己委托的会计进行审计后，得出了与《审计报告》不同的、客观公正的审计结论，请法院采纳。

4、原审既然认定潘应明侵犯了被上诉人的商业秘密，应当追加其参加诉讼。

广东省高级人民法院经审理认为∶

被上诉人富士宝公司与上诉人家乐仕公司的电热开水瓶都获得外观设计专利权，但是富士宝公司的专利申请在先，依法应当根据富士宝公司的专利保护范围来审查家乐仕公司的专利是否侵权。经审查，家乐仕公司在后申请的外观设计专利，已经完全覆盖了富士宝公司专利的保护范围。该公司未经富士宝公司的许可，生产、销售与富士宝公司专利产品相近似的电热开水瓶，侵犯了富士宝公司的专利权，应当承担侵权责任。家乐仕公司以与公开使用过的外观设计相近似的产品申请外观设计专利，依照专利法第二十三条的规定，不应该得到外观设计专利权。对于家乐仕公司已经得到的专利权是否通过无效程序解决，则应当由利害关系

人依法申请，不属法院主管。

原审法院事先经过双方当事人的同意委托专家进行鉴定，事后又通知双方当事人对鉴定结论和审计报告进行认证，上诉人家乐仕公司还对上述两份文书分别提出书面意见。鉴定结论和审计报告是专家的分析意见，法院只能将其作为判案的参考，而非依据。家乐仕公司认为法院接受这两份材料不符合法定程序，与事实不符，不予采纳。况且《审计报告》是根据家乐仕公司进货单记载的数量减去被法院查封的产品数量推算出家乐仕公司的销售数量，进而以销售数量乘以每销售一个产品的纯利润得出家乐仕公司的非法利润。这种计算方法比单纯计算家乐仕公司的利润低，对家乐仕公司并无不利，审计结果是合理的。家乐仕公司认为如此计算该公司无利润可言，缺乏证据支持，不予采纳。家乐仕公司自己委托会计审计的结果，是在资料不完整，无法按照正常程序进行审计的情况下得出来的，法院不能作为证据使用。上诉人家乐仕公司利用其法定代表人潘应明在被上诉人富士宝公司任职期间掌握的商业秘密推销其产品，已构成不正当竞争，依法应承担侵权责任。权利人向哪一个侵权人追究侵权责任，是权利人的诉权，由权利人自己决定。家乐仕公司认为应当追加潘应明参加本案诉讼，此项主张缺乏法律依据。

原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，判处恰当，应予维持。上诉人家乐仕公司的上诉理由不能成立，应当驳回。

论商业秘密侵权纠纷 第3篇

一、商业秘密的保护现状

近年来, 从我国的司法实践中, 出现了越来越多的人以法律手段解决侵犯商业秘密纠纷的趋势, 尤其是对和竞业禁止协议与保密协议相关的商业秘密纠纷, 权利人大多向法院起诉。但是, 纵观整个立法体系, 我国目前还没有为商业秘密制定专门的法律法规, 所以商业秘密的保护仅能依赖于企业自身的保护意识和保护措施以及相关边缘法律的辅佐。

随着我国经济的飞速发展, 我国商业秘密保护的现实情况也越来越受到重视, 主要表现在以下几个方面:一是人才流动导致商业秘密侵权案件增多;二是商业秘密涉及领域日益宽泛加剧商业秘密保护的步伐;三是市场主体自我保护意识相对淡薄商业秘密易受侵害;四是国内保密环境日益复杂导致商业秘密保护的形势严峻。

二、商业秘密权的内容

一方面, 由于商业秘密权是一种特殊的知识产权, 其有着知识产权的本质特性;另一方面, 从对商业秘密侵权纠纷的全面救济的角度来看, 商业秘密权兼具人身权和财产权两重属性。细分为“开发者的身份权, 合法拥有者的保密权和占有、使用、收益、处分权”具体说来:

(一) 开发者的身份权

首先, 有权在商业秘密信息的书面稿件中注明自己是开发者;其次, 有权在允许他人使用该商业秘密所依托的载体上注明自己的身份;最后, 有权对他人冒充开发者的身份的行为采取措施。与著作权等其他的知识产权一样, 开发者享有永久的身份权。

(二) 合法拥有者的保密权

首先, 有权在不受其他任何组织和个人的不合理的干预下, 依法对商业秘密进行保密;其次, 有权要求工作人员对商业秘密进行保密并采取措施, 如签订保密协议等;最后, 有权决定保密的手段方式、对象、范围等。

(三) 合法拥有者的所有权

首先, 拥有对商业秘密的实际占有权, 这是商业秘密所有权的首要的条件;其次, 拥有对商业秘密的使用权, 即在法律允许的范围内依据商业秘密的性能按照自己喜欢的方式进行使用, 以实现其价值;再次, 拥有从商业秘密中获得收益权, 大多表现为经济利益;最后, 拥有对商业秘密的处分权。

只有对主体的界定以及主体的权利加以明确, 权利人才能在明确的权利范围内行使并防止滥用自己的权利。

三、商业秘密侵权纠纷的救济

有权利就要有救济, 众所周知, 合同行为或者侵权行为是民事救济请求权的依据。在商业秘密侵权纠纷中, 就是要按照民法以及其他的涉及民事救济的有关法律规定, 权利人主张负有一定保密义务的人承担因违约所造成的不利后果, 或者主张以违法披露、使用商业秘密等形式损害权利人利益的人承担因侵权所造成的不利后果。根据《民法通则》第111条的规定, 一方如果不履行合同所规定的义务或者履行合同所规定的义务时不符合有关约定, 当事人有权提起违约之诉;根据《反不正当竞争法》第10条的规定, 其他人以不正当的手段获取, 披露、使用权利人的商业秘密, 即属于侵害他人的商业秘密, 权利人有权提起侵权之诉。当两者同时存在时, 当事人可在提起违约之诉亦或是侵权之诉之间进行选择。细分说来, 笔者认为有三种:

(一) 合同法上的救济

合同法上的救济, 即通过规定合同双方对商业秘密的保密义务来完成的。因此, 对于与商业秘密的标准、范围、责任等相关的规定, 尤其是内部员工所应承担的义务, 合同法都做出明确的规定。一旦合同双方违反义务规定就应承担因违约所造成的不利后果。我国《合同法》第51条规定:“让与人未按照约定转让技术的, 应当返还部分或者全部使用费, 并应当承担违约责任;实施专利或者使用技术秘密超越约定的范围的, 违反约定擅自许可第三人实施该项专利或者使用该项技术秘密的, 应当停止违约行为, 承担违约责任;违反约定的保密义务的, 应当承担违约责任。”“但是, 通过合同法保护商业秘密有一个缺陷, 即合同的效力在通常情况下并不及于合同双方之外的第三人”因此, 商业秘密侵权纠纷合同法的救济是不足的。

(二) 侵权行为法上的救济

侵权行为法对商业秘密侵权纠纷的救济是通过追究侵权行为人的民事责任来完成的。与合同法相区别的是, 侵权行为法不仅仅局限于合同中的双方, 还及于任何第三人。我国《民法通则》第118条规定:“公民、法人的著作权、专利权、商标权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的, 有权要求停止侵害、消除影响、赔偿损失。”侵权责任法也有类似的规定。使用侵权行为法保护商业秘密, 有两个潜在的缺陷:“一是受害人必须证明自己是某一个合法权利的享有者, 二是受害人必须证明侵权行为人的主观过错。这两点使商业秘密持有人在侵权诉讼中承担了很大的举证责任。所以, 侵权行为法上的救济也不是完美的。

(三) 反不正当竞争法上的救济

在没有专门的商业秘密法出台之前, 商业秘密侵权纠纷的救济将主要依靠反不正当竞争法来实现, 世界上大多数国家也按照本国反不正当竞争法中的有关规定处理商业秘密侵权纠纷。反不正当竞争法不仅弥补了商业秘密侵权纠纷中合同法救济的不足, 同时也完善了侵权行为法救济中的部分不足。我国《反不正当竞争法》第10条和第25条分别规定了禁止经营者侵犯他人商业秘密的具体行为和违反规定所产生的后果。然而, 由于只有不正当竞争行为才被反不正当竞争法所禁止, 因此, 一旦他人通过正当的途径得到了商业秘密, 当然就不是非法行为。而且, “商业秘密持有人需要证明第三人的行为是不正当的, 在实践中也会遇到一定的障碍。”因此, 反不正当竞争法对商业秘密侵权纠纷的民事救济也有不足。

总之, 我认为, 现阶段较为实用的商业秘密侵权纠纷的民事救济渠道大概有:首先, 由于商业秘密权利人在举证责任方面的不足, 举证责任应根据过错推定原则, 采取举证责任倒置制度;其次, 有关立法部门应尽早制定专门的《商业秘密保护法》;再次, 在司法过程中, 要加强对侵犯商业秘密行为认定的可操作性规定;最后, 最现实的一点, 要确保权利的实施, 如不作为请求权、损害赔偿请求权、信用恢复请求权、销毁、清除请求权的实施。

总之, 随着我国经济的迅速发展, 经济纠纷尤其是商业秘密纠纷也随之而来, 但是由于我国有关商业秘密侵权纠纷解决的法律规定还存在很多的空白, 我们仍需学会在问题中去解决问题。明确商业秘密权的权利内容, 防止权利的模棱两可, 在权利明确的情况下, 才会更合理的行使权利。在商业秘密的保护上, 在商业秘密受到侵害时只能用相关边缘法律辅佐的情况下, 要尽快制定一套完善的专门法律, 以期达到保护商业秘密的目的, 这些需要我们认真思考, 谨慎对待, 以便在司法实践的过程中能得到良好解决, 进而有利于缓和社会矛盾, 稳定社会秩序, 朝着建设社会主义和谐社会的方向迈进。

参考文献

[1]周芬棉, 曹丹.“剽窃式跳槽”危及企业生存如何应对成难题[EB/OL].法制网, 2008.

[2]高晓莹.论商业秘密保护中的刑民分野与协调[J].北京交通大学学报 (社会科学版) , 2010 (04) .

[3]付慧姝.商业秘密权及其法律保护[J].商业研究, 2009 (06) .

[4]姜昭.论商业秘密的构成及司法认定[J].电子知识产权, 2010 (08) .

[5]宋妍, 陈广秀.商业秘密构成要件的认定[J].人民司法, 2010 (08) .

[6]黄武双.经济理性、商业道德与商业秘密保护[J].电子知识产权, 2009 (05) .

上海商业秘密律师：商业秘密侵权诉讼纠纷应对 第4篇

关键词：知识产权；商业化维权；规范引导

知识产权商业化维权诉讼，是指以提高维权效率压缩维权成本的方式，在维权的同时，追求诉讼利益最大化的知识产权诉讼类型。

具体而言，该类诉讼主要有以下几个特征：①维权主体上，尽管是以权利人的名义提起诉讼，但具体操作均由权利人授权的律师事务所或知识产权服务公司等专业维权机构统一负责，并且这些维权机构从权利人处获得了对诉讼全程的独立处置权；②维权模式上，采用集中调查取证、批量诉讼的方式，即专业维权机构在对某一地区相关行业进行初步调查掌握侵权线索后，即委托公证机关在特定时间段内集中对涉嫌侵权行为进行证据保全，后集中向法院提起维权诉讼；③维权收益上，负责操作的专业维权机构的收益与最终通过诉讼获得的赔偿之间呈正比例关系，即通过诉讼获取赔偿的数额越高，維权机构获取的收益也会更高。

一、现实考量：知识产权商业化维权诉讼总体概观

为了客观反映当前知识产权商业化维权诉讼的发展状况，本文以东部某省H市①中级法院近五年审结的知识产权案件为研究样本，努力勾勒出知识产权商业化维权诉讼的总体态势。

（1）案件量大幅增加。2009年至2011年，H市中级法院受理的商业化维权案件的总量不高，2009年只有13件，但到了2012年，案件量激升至124件，2013年虽有下降，但也有108件。另需特别关注的是，商业化维权案件占历年知识产权案件总量的比重始终在50%以上，2012年甚至达到了93%。由此可见，商业化维权案件已经成为H市中级法院知识产权案件的主要组成部分。

（2）案件类型相对固定。2009年至2013年五年间，H市中级法院受理的商业化维权案件总计303件，涉及两个案件类型，分别是侵犯商标专用权与侵犯著作财产权。具体而言，商标侵权类案件针对的分别是销售假冒注册商标的商品行为以及字号或企业标识侵犯注册商标的行为；著作权侵权案件，主要有侵犯图片作品的复制权、影视作品的信息网络传播权、KTV作品的放映权等三类。

（3）案件集聚化、批量化特征明显。近五年来，H市中级法院受理了303件商业化维权案件，其中仅涉及8个权利人的案件就高达204件，占商业化维权案件总量的67%。2012年～2013年是商业化维权案件激增阶段，在此期间，在同一时间段批量提起诉讼的案件中，40件以上的有一批，20件～39件的有三批，15件～19件的有三批，案件批量化态势明显。

（4）被告大多为小微经营者。这一点在商标侵权类案件中最为明显。近五年H市中级法院受理的187件涉商标的商业化维权案件中，除了32位被告系有限责任公司、个人独资企业，有一定经营规模外，其余的均为个体工商户。从工商登记信息以及部分实地查看的情况看，这部分被告的经营面积绝大多数都在30、40平方米左右，营业收入十分有限。另需说明的是，按照国家相关政策②对中小微企业所作的界定，即便是侵犯著作权类案件中的网吧、KTV，仍然属于小微企业的范畴。

二、知识产权商业化维权诉讼的利弊分析

（一）知识产权商业化维权诉讼的积极方面

（1）有效维护了权利人的合法权益。“这种现象之所以产生和存在，有其合理性和积极性的一面，如拿知识产权盈利本身或许也是知识产权的应有之义或者不可避免的现象，这种维权方式之所以能够存在，根源在于著作权人能够由此得到利益，而中介机构也通过这些活动获益。此外，这种维权客观上会推动知识产权保护”。③这，应该是商业化维权诉讼的主要贡献所在。

（2）有助于提高全社会的知识产权保护意识。法律意识的培育是一个渐进的过程，培养的方法除了宣传教育外，民众的亲身感受则更为直接、效果也更好。通过商业化维权诉讼，可以更为直接地使市场经营者提高知识产权法律意识，并且会在经营者周围产生一定的辐射作用，将知识产权保护意识向外扩散。

（二）知识产权商业化维权诉讼存在的问题

（1）维权与商业化之间存在的固有矛盾问题。权利人最基本的愿望是权利得到尊重，第三人应在得到许可并支付报酬后使用知识产权。专业维权机构在受托开展维权活动中，注意力仅局限于侵权行为链的末段，而没有将精力放在最应关注的源头。

（2）实际赔偿数额的公平合理问题。如何确定赔偿数额，当事人很难举证，而法律规定的又较为笼统，从而导致实际执行过程中存在一定的主观随意性，同一批案件，不同法院之间无论是调解还是判决确定的数字均存在明显差异。

三、破冰之路：应对知识产权商业化维权诉讼的路径

（一）总体思路——适度保护、规范引导

知识产权商业化诉讼固然要依法保护，但鉴于商业化维权诉讼存在的商业化、逐利化等问题，显然不能“一根筋”的保护，而应在适度保护的同时，对专业化维权行业予以规范引导。从严确定商业化维权诉讼的损害赔偿额，在原告未举出充分证据证明的情况下，适用法定赔偿制时要根据每个被告的实际经营规模、涉案产品销售单价等实际情况确定赔偿数额，以压低专业维权机构不合理的利润空间。

（二）具体运行机制设计——规范适用法定赔偿制

（1）以全面赔偿为基本原则，即以“填平”原则为主，辅之以低限度的惩罚性赔偿。

（2）适用法定赔偿制应具体考虑的因素。要考虑侵权产品的销售单价、市场行情以及被告的经营规模、业务范围。如果被告系小微经营者，经营范围是日杂百货，侵权产品仅是其销售的一般组成部分，且产品售价较低，那么依据日常生活经验就可以确定被告获利相当有限；要严格审查原告的合理支出，严格审查其关联性及合理性。

注释：

①H市面积10072平方公里，下辖四县四区一个国家级经济开发区，人口552.96万。2013年，全市实现地区生产总值2155.86亿元。全市知识产权案件全部由市中级法院管辖。

②具体指《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发[2009]36号）。